Изобретение – решение задачи?
В.Н.ДЕМЕНТЬЕВ – канд. юрид. наук, патентный поверенный (Москва)
По мнению автора статьи, вопрос, вынесенный в заголовок, требует ответа, имеющего не только правовое и практическое, но и методологическое значение.
Вопрос, поставленный в конце названия данной статьи, может вызвать недоумение у читателя. Какие могут быть в этом сомнения, если и Патентный закон в редакции 2003 г. и ГК РФ (ст. 1350) определяют изобретение как техническое решение. Однако подзаконные нормативные акты (и соответствующая им экспертная практика) позволяют, по мнению автора, сомневаться в этом, так как отдельные их положения допускают возможность предоставления правовой охраны предложениям, которые решениями не являются вовсе или не являются решениями на момент подачи заявки (или на дату приоритета в случае его испрашивания). Поэтому этот вопрос существует и требует ответа, имеющего не только правовое и практическое, но и методологическое значение.
Прежде всего, обратим внимание читателя на то обстоятельство, что в процессе эволюции патентного права понятие «изобретение» как техническое решение задачи трансформировалось в просто техническое решение без упоминания задачи. Так, п. 21 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1974 г. определял изобретение как «техническое решение задачи в любой области народного хозяйства» , а изменениями, внесенными в Патентный закон РФ в 2003 г., в последующем воспроизведенными в ст. 1350 ГК РФ, оно уже определялось как «техническое решение в любой области» .
Как видим, задача из определения изобретения исчезла. Здесь можно было бы ограничиться рассуждениями о том, что законодатель в этом урезании определения изобретения руководствовался исключительно соображениями экономии словарного материала. В популярном советском фильме «Дело было в Пенькове» приезжий лектор в сельском клубе объяснял сельчанам, что «бывают сны без сновидений, но не может быть сновидений без сна» . Задача может не иметь решения, но не может быть решения при отсутствии самой задачи. А раз так, то зачем упоминать ее вообще, достаточно говорить о решении.
Однако вопрос гораздо сложнее. В методологическом, даже в философском аспекте он выходит на уровень соотношения идеального (чем является изобретение) и материального (объект, в котором изобретение воплощается). В качестве примера смешения, отождествления изобретения и его объекта сошлюсь на статью М.В.Пантелеева1, в которой он в частности, пишет: «Логично было бы под изобретением понимать объект, охарактеризованный признаками, содержащимися в формуле…» – и далее заключает: «Этот объект и является изобретением» (выделено мною. – В.Д. ).
1 Пантелеев М.В. Новизна изобретения//Патентный поверенный. 2012. № 3. С. 21.
Смешение идеального (изобретения) и материального (объекта изобретения) привело в начале 90-х гг. прошлого века к российской (а под ее влиянием в последующем и к евразийской) практике выдачи патентов не на изобретение, а именно на объект. Речь идет о выдаче патентов на новые химические соединения без указания в формуле изобретения не только их назначения, но и какой-либо возможной области применения. Эта возможность была введена в первые Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 20 сентября 1993 г. (п. 3.3.5), а затем воспроизведена не только в их последующих редакциях, но и в Административном регламенте по изобретениям2, п. 10.8.3 которого определяет, что в формуле изобретения, характеризующей химическое соединение, «назначение соединения может не указываться» . Тем самым в отношении них сделано исключение из общего правила, закрепленного в п. 10.8.1.3 Регламента: «Пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение…» .
2 Патенты и лицензии. 2009. № 8. С. 17.
Следует заметить, что в Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (Э3-2-74), утвержденной 13 декабря 1973 г., такая возможность предоставлялась лишь в отношении «нового соединения (группы, ряда), имеющего структуру, не относящуюся ни к одной из известных в химии структур» (примечание 1 к п. 10.05). Общим же правилом было то, что «название изобретения должно содержать кроме наименования соединения также его конкретное назначение, поскольку назначение относится к существенным признакам, п. 1 формулы изобретения» (примечание 3 к п. 10.05). Следует заметить, что оговоренная возможность изложения формулы изобретения без указания назначения в отношении «нового класса соединений» ни разу не была применена на практике. К сказанному следует добавить, что в СССР охрана веществ, полученных химическим путем, осуществлялась лишь в форме авторских свидетельств, то есть с закреплением исключительного права использования этих изобретений за государством. И тем не менее государство ограничивало (по существу самого себя) в объеме такой охраны конкретным назначением нового соединения.
Что подтолкнуло разработчиков указанных Правил к расширению исключения из правил до общего правила? Сами они этого не объясняют, констатируя лишь в своем коллективном труде3, что «общей особенностью формулы изобретения, относящейся к новому химическому соединению любого происхождения, является наличие в формуле наименования или обозначения соединения. Назначение его может не указываться» . Можно предположить, что на такой шаг могло подвигнуть принципиальное изменение изобретательского права СССР, произошедшее с принятием закона СССР «Об изобретениях в СССР», введенного в действие 1 июля 1991 г. Оно заключалось в отказе от законодательного определения изобретения как технического решения задачи, существовавшего до этого момента. Патентный закон РФ в редакции 1992 г. также не содержал (вплоть до 2003 г.) этого определения. Отказ от легального определения изобретения как решения какой-либо задачи развязывал руки в предоставлении правовой охраны объекту как таковому, вне его назначения, то есть вне задачи и вне ее решения.
3 Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации/Под общей ред. А.Д.Корчагина. М.: ИНИЦ Роспатента, 1999.
Как уже сказано выше, изменениями Патентного закона от 2003 г. определение изобретения как технического решения (пусть и без упоминания задачи) было восстановлено. Автор полагает, что указанная «реабилитация» понятия «изобретение» позволяла, более того, обязывала внести изменения в подзаконные нормативные акты и, как следствие, в экспертную практику, которые позволяли бы:
1) «освободить» условие патентоспособности «промышленная применимость» от несвойственных ему в мировой практике функций, перенеся требование осуществимости изобретения с достижением заявленного технического результата на родовой признак понятия изобретения «решение»;
2) отказаться от продолжения практики абсолютной охраны химических соединений, не ограниченной рамками решения какой-либо задачи.
Однако ничего этого не произошло ни в 2003 г., ни почти 10 лет спустя. И если в отношении изменений, указанных выше в п. 1), есть определенные сдвиги в проекте изменений четвертой части ГК РФ (которые не являются предметом данной статьи), то в отношении охраны химических соединений не предполагается менять что-либо, в том числе в рамках нового административного регламента, который в силу изменившихся полномочий подготовила Федеральная служба по интеллектуальной собственности и который по своему содержанию наиболее адекватен для изложения такого рода правовых норм.
Итак, по мнению автора, формула изобретения, объектом которого является новое химическое соединение, включая высокомолекулярные или группу соединений, в ее современном виде:
характеризует не решение (задачи), а материальный объект;
не отвечает условиям, предъявляемым к ней рядом норм ГК РФ, в частности
п. 1 ст. 1350, в соответствии с которой «в качестве изобретения охраняется техническое решение…, относящееся к продукту, в частности,… к веществу…». Из этой нормы следует, что охрана предоставляется, во-первых, решению, во-вторых, относящемуся к веществу (а не заключающемуся в этом веществе);
подпункту 3 п. 2 ст. 1375, в соответствии с которым формула изобретения должна выражать его сущность. Поскольку под изобретением следует понимать решение, то формула изобретения должна выражать сущность решения. Этому принципиальному требованию существующая формула изобретения на химическое соединение не отвечает, поскольку характеризует сущность не решения, а объекта.
Методологическое различие изобретения и его объекта автор статьи исследовал еще в советские времена (когда изобретение определялось как техническое решение) и пришел к выводу, что «изобретение есть сочетание объективного (совокупность вещественных компонентов) и субъективного (назначения, определяемого для вещества, вернее сказать, выделяемого из массы возможных человеком) и что уже поэтому нельзя сводить характеристику сущности изобретения к характеристике сущности объекта»4 . Автор не был в этом оригинален, поскольку в доктрине изобретательского права СССР такой подход существовал и ранее5.
4 Дементьев В.Н. Новизна и существенные отличия изобретения как условия его охраноспособности в СССР. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1983. С. 9–10.
5 Райгородский Н.А. Изобретательское право СССР. М.: Госюриздат, 1949. С. 49.
Из современных работ хочу сослаться на публикацию О.А.Городова и А.В.Соколова6, в которой авторы пишут: «Совокупность существенных признаков определяет не изобретение, а его объект. Для характеристики же изобретения необходимо также охарактеризовать и проблему, решенную изобретателем. Сущность предложенного технического решения невозможно охарактеризовать без описания проблемы, творчески разрешенной изобретателем» (выделено мною. – В.Д. ).
6 Городов О.А., Соколов А.В.//Закон. 2007. № 10. С. 30.
Каковы правовые и практические последствия абсолютной охраны химических соединений?
Поскольку изобретение в этом случае не ограничено никаким назначением продукта, любое его применение, как и предшествующие тому действия, включая ввоз или изготовление, продажу и предложение к продаже, будут считаться его использованием, требующим разрешения патентообладателя. Обнаружение у охраняемого вещества новых свойств, даже таких, которые и предположить ранее было нельзя, позволяет приобрести патент на новое применение, но не позволяет осуществить это применение без приобретения лицензии у владельца патента на само вещество. Налицо явный сдвиг баланса интересов в пользу первого правообладателя. Неоправданность сохранения абсолютной патентной охраны химических соединений очевидна на фоне того, что она не предоставлена никаким другим объектам, в том числе и родственным (генетическим конструкциям), и идентичным (молекулам ДНК).
Практический вопрос, требующий хотя бы предварительного ответа: как определить задачу в формуле изобретения, относящегося к новому химическому соединению?
Не претендуя на полноту ответа, хочу сказать, что такое определение может быть различным, в зависимости от представленных в заявке сведений и доказательств. Это различие будет заключаться в степени обобщения задачи и решения. Так, в наиболее важной области применения химических веществ – фармацевтике, степень обобщения может быть:
наиболее высокой – для изготовления лекарственных средств;
средней – например, для изготовления антивирусных средств;
наиболее конкретной – например, для изготовления средств против вирусного гепатита С или для лечения гепатита С.
Оптимальным представляется средний вариант, поскольку материалы заявок содержат доказательства, как правило, конкретного вида биологической активности, распространяемой на ряд заболеваний. При этом ничто не препятствует указанию нескольких изученных видов заболеваний. В заключение этой части статьи замечу, что отказ от абсолютной охраны химических соединений был бы на пользу отечественной фармацевтике с учетом ее технологического отставания.
Второй аспект данного вопроса – это устоявшаяся экспертная практика выдачи патентов с учетом (а иногда и на основе) дополнительных материалов, представленных по запросу экспертизы (реже по инициативе самого заявителя). Эксперт, по существу отрицая промышленную применимость заявленного предложения (именно предложения, а не решения, как будет показано далее) полностью или в части, в то же время предлагает заявителю представить дополнительные материалы, доказывающие обратное. Происходит это чаще всего опять-таки с химическими продуктами и их применением.
Рассмотрим две типичные ситуации. Первая. Заявлена группа (множество) химических соединений, имеющих общую формулу (так называемая формула Маркуша), но результаты экспериментальных доказательств выявленной биологической и/или терапевтической активности представлены в отношении ограниченного перечня соединений. Экспертиза предлагает заявителю или ограничить патентные притязания изученными соединениями, или представить дополнительные данные по другим соединениям.
Вторая ситуация. В заявке представлен перечень заболеваний, в отношении которых заявленное соединение якобы эффективно, но доказательства этого представлены лишь в отношении одного (редко нескольких) заболевания. Действия экспертизы аналогичные, как и в первой ситуации.
Рассмотрим обе ситуации с позиций закона и зарубежной практики. Что касается закона, то он (ст. 1386 ГК РФ) делает относительно дополнительных материалов существенную оговорку: экспертиза может запрашивать у заявителя лишь те дополнительные материалы, «без которых проведение экспертизы невозможно» . Представляется, что проведение экспертизы в обеих ситуациях возможно как по той части заявки, которая содержит подтверждение промышленной применимости, так и по той, которая его не имеет. По первой эксперт может сделать вывод о соответствии условию патентоспособности «промышленная применимость» и подвергнуть ее экспертизе на соответствие двум другим условиям: «новизна» и «изобретательский уровень» . По второй эксперт имеет право сделать вывод о несоответствии условию «промышленная применимость» и отклонить заявку в этой части.
Представляется, что подход к дополнительным материалам должен быть точно таким же и в случае, если они представляются не по запросу экспертизы, а по инициативе заявителя, допускаемой ст. 1378 ГК РФ. Согласно ей дополнительные материалы не могут содержать признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, но не раскрытые в документах заявки на дату приоритета.
Что касается первой ситуации (заявка на множество химических соединений), то под раскрытием признака, подлежащего включению в формулу изобретения, должно пониматься раскрытие физико-химических констант соединений и данных о биологической активности. В противном случае этот признак может считаться указанным, заявленным, но не раскрытым. При этом в качестве даты «отсечения» раскрытия признака закон определяет дату приоритета.
Во второй ситуации (заявка на множественное применение вещества) подход должен быть таким же. Если назначение химического соединения, как рассмотрено выше, является признаком изобретения, включаемым в формулу, и оно не было раскрыто на дату приоритета (не существовало доказательств возможности применения соединения), оно не может быть указано в формуле.
Определяющий в данном вопросе принцип, определенный в законе: описание изобретения должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления (ст. 1375 ГК РФ), причем эта полнота должна быть обеспечена на дату приоритета изобретения. Это требование закона реализуется в настоящее время не как самостоятельное условие патентоспособности, что было бы правильным (решение не описано, не раскрыто, значит, его, а следовательно изобретения, нет), а через условие промышленной применимости. Последняя же должна устанавливаться по общему основанию с другими условиями патентоспособности – по данным (по описанию изобретения), представленным заявителем на дату приоритета.
В данной связи сошлюсь еще раз на упомянутую выше монографию под редакцией А.Д.Корчагина (с. 111), в которой авторы допускали возможность привлечения для доказательства промышленной применимости изобретения источников, опубликованных (выделено мною. – В.Д. ) после даты приоритета, но при этом указывали, что эти сведения «не могут восполнить недостаточность тех, которые содержатся в поданной заявке» . К сожалению, это предупреждение не было закреплено в соответствующих нормативно-методических документах, что открыло широкие возможности для заявителя доводить заявку до требуемой законом кондиции в процессе ее экспертизы.
Что касается зарубежной практики, то здесь можно сослаться на подход Европейского патентного ведомства, заключающийся в том, что доказательства достижения технического эффекта должны быть получены до даты приоритета заявки и включены в описание изобретения7.
7 Мельников В., Скворцова Н. Критерий патентоспособности «неочевидность» в свете решения палаты лордов//ИС. 2010. № 4.
Воспроизведем лишь один из примеров, представленных в указанных публикациях. В деле «Джонс Уопкинс Юнивесити скул оф медицин против Грувс дифферентин фактор-9» (2005 г.) ЕПВ и апелляционная палата отклонили патентные притязания на ДНК, кодирующую белок, имеющий GDF-9-активность. При этом материалы заявки содержали лишь рассуждения о пользе указанной активности. ЕПВ не были учтены опубликованные позднее даты приоритета заявки материалы, демонстрирующие особые свойства белка, имеющего GDF-активность, так как эти сведения представляют собой раскрытие сущности объекта патентования, которое должно быть включено в описание.
В решении апелляционной палаты отмечалось, в частности, следующее. В описании нет информации, свидетельствующей, что решение поставленной задачи было найдено. Перечисление всех предполагаемых свойств заявленной субстанции не может заменить такое решение.
На необходимость приближения российского подхода к европейскому в вопросах изменения сущности изобретения в процессе экспертизы заявок (правда, несколько в другом контексте) указывает О.Л.Алексеева в статье «Работа над ошибками»8. Она пишет: «…российское законодательство существенно отличается от законодательства ЕПВ. Требование к изменению сущности изобретения неоправданно занижено, что ущемляет интересы третьих лиц» .
8 Патентный поверенный. 2012. № 1.
Хочу подписаться под каждым словом уважаемого автора, равно как и поддержать предложение о гармонизации в этом вопросе российского и европейского законодательства. Задача вполне реальная, если принять во внимание, что речь идет даже не об изменении закона, а об изменении подзаконных нормативных актов и практики экспертизы.
